海山公司与某国小鹿公司颜色组合商标侵权纠纷案

      【案情简介】
      2005年2月3日，某国小鹿公司申请在第7类农业机械、联合收割机等商品上注册颜色组合商标。其申请文书记载：“申请人在此以图样所示的颜色组合（绿色与黄色）申请注册商标，其中绿色用于车身，黄色用于车轮。”国家商标局以申请商标缺乏显著特征为由予以驳回；申请人提出复审，国家商标评审委员会作出《关于第4496717号图形商标驳回复审决定书》，同意对小鹿公司商标予以初步审定。2009年3月21日，经国家商标局核准，小鹿公司取得第4496717号商标专用权，商标公告及商标注册证均指明其为指定颜色商标 ，但未注明其为颜色组合商标，也未说明颜色的使用方式。2015年6月15日，小鹿公司以海山公司及其四家关联企业涉嫌商标侵权为由向山东省威海市中级人民法院起诉，要求被告停止侵权并连带赔偿损失300万元，同时称在其与他人的商标侵权及不正当竞争纠纷中，与诉争商标相同、使用在不同商品类别上的商标已被北京市高级人民法院终审确认为颜色组合商标，并且该案被确定为最高人民法院2014年度五十个典型案例和北京市高级人民法院2014年度十大创新案例。本所律师接受该案第一、二被告的委托参与案件审理，案件经威海市中级人民法院一审、山东省高级人民法院二审并发回重审，现案件尚在重审阶段。
      本案的典型意义在于颜色组合商标属性的确认标准是什么---是商标申请文件还是商标公告以及当商标局授权内容与商标申请不一致时，能否在商标侵权诉讼中以司法判决补救商标权利瑕疵。

      代理意见
      审判长、审判员：
      山东博翰源律师事务所律师接受海山公司、A公司委托及律所指派，参与本案的诉讼代理，现就双方争议的焦点问题即被告是否侵犯了原告小鹿公司第4496717号注册商标专用权，发表如下代理意见：
      一、原告未取得“绿色车身、黄色车轮”颜色组合商标专用权，其侵权诉讼的权利基础不存在。
      涉案第4496717号商标是否具有颜色组合商标属性，决定了原告的商标权利范围，也是进一步判断被告是否侵权的基础。我们对涉案商标权利基础的基本事实归纳如下：
      1、2005年度，小鹿公司向国家商标局申请颜色组合商标被驳回。2008年国家商标局评审委以“关于第4496717号图形商标驳回复审决定书”对申请人小鹿公司第4496717号图形商标予以初步审定，小鹿公司如不想要图形商标，可以通过行政诉讼要求商评委撤回图形商标的授权，小鹿公司放弃了该补正机会与权利；
      国家商标局在2008年12月20日对第4496717号指定颜色商标 进行初审公告,公告未说明原告的商标是颜色组合商标，也未说明商标使用方式，小鹿公司在初审公告期间如不想要图形商标，可以通过异议程序解决，小鹿公司同样放弃了该补正机会与权利；
      3、国家商标局于2009年3月20日对第4496717号指定颜色商标 进行注册公告，同日小鹿公司取得第4496717号商标专用权证书（见下图），注册公告及注册证均未说明原告的商标是颜色组合商标，也未说明商标使用方式。小鹿公司在商标局注册公告后发现商标申请文件或注册文件有错误的可以依法申请更正，但其未行使该权利。
      由此可见，原告的商标注册证与商标公告上均显示其为“指定颜色”的长方形标识。众所周知，在商标领域，颜色组合商标与指定颜色商标是完全不同的两个概念：指定颜色商标一般具有固定形状，而颜色商标不限定具体形状；指定颜色商标的显著性在于图形等与颜色的组合，而颜色组合商标的显著性只在于颜色。
      4、国家商标局网站至今仍将4496717号商标公示为“图形”商标。
      上述事实说明：对于涉案商标属性，原告的商标申请文件即注册申请书与行政授权文件即商标注册证和商标公告、商评委的决定书表述不同。比如：
      实证一：原告申请了“绿色用于车身、黄色用于车轮”的商标A；
      实证二：商标局授权注册了“上绿下黄”两个颜色图形叠加即商标B。
      现状：虽然这种情况发生的几率很小，但商标局核准注册给原告的是商标B与原告申请期望得到的商标A不一致，这是本案不容回避的客观事实。
      分析：小鹿公司认为其A商标已取得专用权,并以此作为其权利基础追究包括被告在内的社会公众侵权责任，而客观事实是商标局并未给予A商标专用权，公众无法通过任何法定途径知悉A“颜色”组合被注册为商标，不可能知道自己行为的界限；商标局未公示公众涉案颜色组合是注册商标，公众在使用该颜色时自不必进行任何避让。
      依据我国《商标法》56条之规定及公知常识，商标确权当然应当以商标公告为准，因为没有任何一种民事权利是装在口袋里不公示于众的，以并不向社会公示的申请文件为确权依据违反了《商标法》的的基本规定，对公众而言也显失公平。
      结论：原告没有获得A权利，原告诉讼主张被告侵犯其A权利，不应得到法律上的支持。
      二、原告未按照国家商标局核准的方式使用第4496717号注册商标，是把 “绿色车身、黄色车轮”作为商业外观在其产品上使用。
      小鹿公司自取得第4496717号注册商标后，从未使用该指定颜色的图形商标。小鹿公司在其收获机上使用的商标是“JOHN DE”文字商标、 文字图形组合商标与  图形商标；其农用机械有多种颜色组合，并非只有黄绿组合；原告对黄绿组合产品外观未标注或声明其为注册商标。进入诉讼后原告开始在少量农机刊物上以一般人无法注意到的文字声明其颜色为商标。
      上述事实说明，被告无法从原告对涉案颜色组合的使用中获知其商标属性。
      三、商标权的取得，只能通过国家知产局依法注册、公告授权，而不能通过法院的判决授权。
      原告以北京高院（2014）高民终字第382号民事判决书作为支持其权利基础的证据，不能成立。首先，两案案情不同，即两案被控侵权产品不同，当事人所举证据及抗辩理由不同，从而法院审查判案的基础不同。根据最高院关于适用《民事诉讼法》的解释第93条之规定，北京高院基于原案件事实与证据作出的分析判断结论不能当然适用于本案的裁决。其次，依据我国商标相关立法，国家商标局是商标权的唯一授权机构，其授权内容以商标公告形式向社会公示，法律并未授权法院可以通过判决更正商标的属性和类别。以判决书形式将国家商标局授权的第4496717号指定颜色的图形商标变更为“绿色车身，黄色车轮”的颜色组合商标，明显违反了权利法定原则，系越殂代疱行为。该行为的不良社会影响，不仅是改变了依然有效的第4496717号商标注册公告及原告依然持有的第4496717号商标注册证，还加重了公众义务，侵犯了公众的合法权益。
      代理人认为：商标作为区分商品或服务来源的标志，其权利保护范围的确定性和公示性尤为重要。如果商标保护范围不具有确定性和公示性，它便如同密布在市场经济丛林中的暗雷，其他市场参与者既无法善意避让也无法公平竞争。社会公众接收和知悉的涉案商标权的保护范围只能是其授权公告所公示的内容及商标注册证，而不会是民事判决中的论述观点。这一原则不会因商标自身的特殊性而有所改变。当注册商标授权信息公示不当时，所产生的法律风险应当由谁来承担？这检验着商标确权程序和商标侵权诉讼程序的公平正义。我们坚持认为，商标管理机关工作上的疏漏、商标申请人的疏忽所致后果，不能由社会公众来承担。司法审判机关也无权以判决方式颠覆我国现有商标立法，将商标权的确认依据变更为商标申请文件或法院的判决文书的越粗代庖行为，将改变我国现行商标授权的法律基础。无论是行政授权机关、审判机关，还是各类经营者，均需遵循“程序正义”原则行事。
      四、被告对“绿色车身、黄色飘带”依法享有在先使用权，未侵犯原告第13517702商标专用权。
      被告依据《商标法》第32条的规定就商品“绿色车身、黄色飘带”的外观装潢享有在先使用权，被告对涉案颜色未进行商标性使用，也从未改变或扩大使用范围，所以原告依据《商标法》第59条述及的商标在先使用三要件问题在本案中并不适用。被告举证证明过而原告没有相反证据否认被告在外观使用上有在先使用“绿色车身、黄色飘带”的客观事实，被告未侵犯原告的商标专用权。
      五、关于侵权比对问题
      本案需要比对的是被告所使用的商品外观装潢与国家商标局公告授权的第4496717号注册商标，二者不同是显而易见的。如前所述，该第4496717号商标是指定颜色的图形商标，而非原告所主张的“颜色组合商标”。原告在其农机产品外观装潢上有橙绿颜色为主的组合，也有其他如黑色、红色等组合；而被告在其农机产品外观装潢上使用绿色、橙色、黑色、红色、蓝色等随机搭配的组合。
      被告将自己的“海山及图”商标，“海山”或“HAISHAN”“海山机械”等标识，以及“家有海山致富路宽”广告语以醒目方式喷涂在部分农机商品外观上，这些商标、标识本身成为了商品外观装潢不可分割的一部分，形成不同于涉案“颜色商标”的视觉效果，因此两者不存在混淆的可能。
      综上，我们认为原告的诉请无权利基础，被告未侵犯原告“莫须有”的颜色组合商标权，请求合议庭依法采信本代理意见。
      代理人：刘昌君 杜华英
      2020年6月1日 

      作者简介
      杜华英律师，中共党员，1993年7月毕业于山东大学法律系，获法学学士学位。专职律师，合伙人。曾荣获济南市“先锋律师”、济南“十佳女律师”、“三八红旗手”称号。杜律师擅长经济纠纷、知识产权、破产等领域的法律事务。任山东省律协知识产权委员会副主任、济南市律协监事会监事，系山东省应对国际贸易摩擦法律服务团成员。执业以来，先后代理各类民商事案件四百余，参与破产项目多个，主编出版《知识产权裁判观点选粹和文书推介》一书。